商標登録のよくある失敗10選と対策

でも安心してください。

これらの失敗は、今日お話しする「よくある失敗10選」を知っているだけで、かなり減ります。

さらに、今日は併せて、失敗しないための対策も一つ一つ丁寧に解説していきます。

これらの対策をすることで、商標登録での失敗を極限まで減らすことができますので、ぜひ、最後まで記事をお読みください。

例えば、「無事に商標登録にはなったけれど、権利範囲が間違っていた」という場合があります。
これ、すごく危ないです。

自動車保険に入っていると思い込んでいたら、実は自転車保険だった、みたいな話です。

結論として、私は、商標登録における失敗とは、商標登録にかけた時間と費用に見合うメリットが得られなかった状態だと考えています。

つまり、コストパフォーマンスが悪い状態ですね。

商標登録の失敗は、例えるならば投資の失敗などと似ています。

なぜかというと、正しく手続きすればOK、登録になればOKということでは全くなくて、手続き自体には間違いがなくてちゃんと商標登録になったけれども、やって損したということはよくあるためです。

弁理士を使わずに登録した会社さんはしかたないとしても、弁理士に依頼した場合ですら、権利範囲に穴があるというのは全く珍しくありません。

もはや、穴があるのが普通と言ってもいいくらいです。

このパターンについては、以前に公開した「【商標権侵害トラブル】本当にあった怖い話｜世には出ない中小企業の事件とは」という記事で詳しく解説しています。

「そもそも、商標登録ってメリットあるの?」という方は、まずはそちらをお読みください。

残念ながら、この2つ目と3つ目の、正しく対処すれば問題が解消する可能性が高い場合であるにもかかわらず、それが分からずに諦めてしまっているケースが結構多く見られます。

これは、当然ですが、とってももったいないことです。

なお、3つ目の「正しく対処すれば確実に解消する場合」の対処は、私の事務所では、ほとんどの場合無償で行っています。

このような失敗を起こさないようにするために最も有効な1つめの対策は、弁理士を使って出願することです。

実際、この失敗は、昔から、弁理士を使わずに自分で手続きをした場合に多くみられました。

ただ、近年は、少数ではありますが、弁理士を使って商標申請した場合にも、このような現象がみられるので、少し注意が必要です。

なぜ弁理士を使ったのにこのような失敗が起きるのかというと、私が見聞きした範囲では、弁理士の知識の問題ということではなく、コミュニケーション量が少ないことによって、このような失敗が起こっているように思えました。

弁理士事務所の中でも、最安値レベルの価格帯で商標申請を請け負う事務所さんは、基本的に、個々のお客さんの知識レベルに合わせて、説明のレベルを変えるような余裕はないと思います。

こういう個別対応って、実は、とても手間と時間がかかるんです。

一方、登録にならない可能性を考慮していない場合、何も考えずにその商標を使ってビジネスをどんどん展開している可能性があります。

そうすると、「審査結果NG」という通知をもらった時に、すでに、商標を変更するのが難しい状態になっている場合があり、それが大きな問題となります。

なお、審査結果NGという通知が届く時期は、早期審査を使っていない場合、概ね6ヶ月〜10ヶ月後になりますから、ビジネス展開もかなり進んでいる可能性があります。

これだけの期間が経過したときに、商標登録になると思っていた商標が登録にならないことが判明すると、結構大きな影響を受けることが考えられます。

このような失敗をなくすために最も有効な対策は、事前に商標調査をしっかりすることです。

近年は、一般の方でも特許庁の検索プラットフォームを使って、自分で商標調査する方も増えてきました。

それは素晴らしいことなのですが、商標調査って結構難しくて、検索窓に商標登録したい商標を入れて検索ボタンを押すだけでは、ほとんど役に立ちません。

それだと、完全に同一の商標しかヒットしないためです。

また、類似検索という機能を使って、曖昧検索をかける方法もありますが、これを使って表示されたたくさんの商標の中から、自分の商標と類似して商標を見極めるのは、かなり専門性が必要となる作業です。

確かに、「拒絶査定」が届くのは、どんな理由であれ、嫌なものです。

本当に、「この世から拒絶査定がなくなりますように」と、神社でお祈りしたいくらい僕も拒絶査定が嫌いです。

しかし、実は、同じ審査で落とされるケースでも、ダメージが大きい場合と、そうでもない場合があります。
この、「他人の商標と類似していると言われるケース」というのは、最もダメージが多いパターンです。

なぜならば、この場合はその商標を使う行為は、他人の登録商標と類似している商標を使うわけなので、その他人の商標権を侵害している可能性があるためです。

つまり、この場合は、商標登録できなかったこと以上に、この商標は今後使えなくなる可能性がある点、もっというと、現在この商標をすでに使用していることが違法である可能性がある点を気にする必要があります。

なお、これと似てはいるけれどそこまでダメージが大きくないケースは、「この商標は一般的な言葉に過ぎない」と判断されて、審査でNGとなるパターンです。

例えば、「代官山ステーキBAR」みたいな店名を商標登録しようとした場合、このような拒絶理由通知が来ます。

１つめのケースは、「見た目は違うけれど、読み方が同じケース」です。


特に、「アイリンクとILINQ」のように、違う読み方もできるけれど、同じ読み方もできる場合は注意する必要があります。

2つめは、「読み方が一音違いのケース」です。

「アイリンクとアイリンツ」のようなケースがあります。

これは、必ず類似と判断されるわけではないですが、少なくとも、商標審査基準上は、類似とされる可能性があります。

3つめは「部分一致のケース」です。

「アイリンクとアイリンクスクール」のような場合です。

特に、両者の違いが「スクール」のような普通名称の有無の場合は、類似と判断される可能性が高いです。

もう1つ、直接的な解決策ではないのですが、早期審査を使うという対策もあります。

早期審査というのは、本来半年から１年程度かかる審査の待ち期間を2から3ヶ月にまで短縮する制度です。

もちろん、これを使ったところで、審査結果が変わるわけではありません。

ただ、早く審査結果が出ることにより、仮にそれから商標を変えなくてはならないとしても、ダメージが軽く済む場合があります。

そういう場合は、「早期審査を使って、なるべく早く審査結果を確認する」というのも、有効な方法です。

先ほどもお話しした通り、この失敗は、高い報酬を支払って弁理士を使って商標登録した場合ですらおきます。

その理由はいろいろなのですが、あえて一言で言うならば、「指定商品役務の選択が想像以上に複雑かつ厳密」だからです。

例えば、コンサル会社が商標登録する場合を考えてみましょう。

この記事を読んでいる皆さんの中で、商標登録をしたことがある方、「コンサルティング」と聞いて、第何類のサービスだと思うでしょうか?

一番上に、第35類、「経営コンサルティング」がありますね。

経営コンサルの会社の場合、もう、これだけ指定しておけば間違いないように思えます。

これが、指定商品役務に穴ができてしまう失敗の原因です。

そしてさらに細かい話をしますと、この横にある35B01というコードを見てください。

これは、類似群コードと言って、サービスの類似の範囲を定めたコードです。

権利範囲に穴が開かないようにする1つめの対策は、まず、弁理士に、自社のサービス内容や商品ラインナップをなるべく細かく伝えることです。

区分を選定は、弁理士の最大の腕の見せ所でもありますので、しっかり仕事をしてもらいましょう。

なぜ、弁理士に商標申請を依頼しても権利の穴ができる場合があるのかというと、現実問題、専門家の弁理士ですら、想定していないようなことが起きるためです。

例えば、「まさか、経営コンサルの中に、企業の広報活動のコンサルが含まれないなんて、想像もしなかった…。」みたいなことが、起きる可能性は常にあります。

実は、商標として何を登録するかという選択を失敗することはよくあります。

「商標の選択を失敗するなんてあり得るの? 」と思う方もいるかもしれません。

これは、正直、非常によくあります。例えばこの章で解説する「商標に色々な要素を含めて登録してしまう」という失敗です。

こういう商標登録の仕方だと、「コカコーラ」単体と、「爽やかになるひととき」単体に対して、それぞれ、どの程度権利が及ぶのか、判然としません。

こういう、効果があるのかないのかよくわからない商標登録の仕方は、いざという時にトラブルの元になりますので、あまりお勧めできません。

今回のように、商品名とキャッチフレーズ、両方とも重要であるならば、別々に登録するのがベストです。

ただ、もし、2件商標登録するほどには費用をかけたくないという場合もあると思いますので、その場合は、確実に守りたい、商品名の方を単体で商標登録して、確実に防御するのがセオリーです。

商品パッケージなどのロゴマークは、当然、時代によってデザインを変更していくものだと思います。

ただ、商標登録した後、あまりにすぐロゴマークのデザインを変更してしまうと、もう一度新しいロゴマークで商標登録しなおすことを検討する必要が出てきますので、これはコスパの悪い商標登録になってしまいます。

ここで、「ロゴマークのデザインを変更で…」という失敗への対策をお伝えします。

このようなコスパが悪い商標登録になってしまわないための対策としては、一般論として「ロゴよりも標準文字で商標登録するのが優先のことが多い」ことを覚えておきましょう。

ロゴマークは将来変わる可能性がありますが、文字列自体が変わることはまずないためです。

また、標準文字で商標登録すれば、ロゴマークにもある程度の権利が及びますので、その意味でも、まず標準文字で商標登録するのがセオリーです。

この、セオリーを押さえた上で、場合によっては、ロゴマークを優先する場合もあります。

標準文字を優先する方がメリットが大きいか、ロゴを優先する方がメリットが大きいかの判断は、かなり難しいですので、弁理士に相談することをお勧めします。

「いきなりステーキ」は、エスフーズ株式会社が、しっかり標準文字で登録している商標です。

これがもし、エスフーズ株式会社が、何も考えずに、少しデザインした文字の、ロゴ商標で商標登録してしまったとすると、後々、非常に面倒なことになっていたかもしれません。

このように商標登録した後に、もし他人が「いきなりステーキ」という名前のお店を開いた場合、当然、「商標権侵害です。やめてください」と言うわけですが、「いや、あなたのところは、デザイン込みで商標登録になっているだけでしょう。

「『いきなりステーキ』という言葉は、サービスの内容を表しただけの一般的な言葉ですよ」と反論される可能性があります。

私たちの周りには、元々は商品名や登録商標だったけれど、不特定多数で使われてその商品をさす一般的な名称になっているものがたくさんあります。

例えば以下のようなものがあります。

これは、日本の商標登録の業界で古来から用いられていた伝統的な技法です。

私も、たまに使うことがあります。

「日本語とアルファベット両方を一つの商標にしてコスパよく登録しよう」という、ちょっと裏技のようなやり方です。

もし、この方法で商標登録してしまった場合、果たして「いきなりステーキ」という普通の文字列だと商標登録が認められるのか、ということが判然としません。

そうすると、先ほどの、何も考えずにロゴマークで商標登録してしまった場合と同じように、普通名称化してしまう可能性があります。

つまり、普通の一列の表記で「いきなりステーキ」と使用している人がいたときに、「商標権侵害だからやめてくれ」といっても、「いや、これは、一般的な言葉です。あなたの商標は、二段併記だから登録になっているだけでしょう」と、反論される可能性があるということです。

ここで、「｢二段併記｣で商標登録して後悔する」という失敗への対策をお伝えします。

なお、この対策は「7.ロゴで商標登録して後悔する」にも有効です。

もう少し抽象的にいうと、ロゴマークや、二段併記以外でも、「なるべく余計な要素を省いた、シンプルな形で商標登録するのが優先」ともいえます。

例えば、「いきなりステーキ」の一号店は銀座だそうですが、「いきなりステーキ銀座」みたいな形で商標登録するよりは、シンプルに「いきなりステーキ」で商標登録するのがベストです。

先に国際出願とは何かごくごく簡単に説明すると、外国で商標登録する場合に、外国の特許庁に直接、1カ国ずつ商標申請するのではなく、国際事務局というところを通じて、複数カ国に一度に商標申請する制度です。

国際出願は、複数の外国で商標登録する場合は割安になり、手続きも簡単になるのでとても便利な制度です。

ただし、国際出願を使うための条件として、日本の商標登録をベースにする必要があります。

つまり、外国に展開したい商標と、完全に同じ商標を、日本で商標登録している必要があるということです。

ここでのポイントは、「完全に同じ商標を」という部分です。

このカタカナの商標登録は、日本においては、アルファベットの商標登録とほぼ変わらない効果を発揮します。

なので、日本において、カタカナのスターバックスと、アルファベットのSTARBACKS、両方を商標登録するメリットは比較的少ないです。

これ以外にも、国内出願にちょっとした問題があることで、外国での商標登録が思うように進まなくなるケースは多々あります。

例えば、「指定商品に穴があった」でお話ししたような場合も、これをベースにして国際出願しようとした場合には、問題が生じます。

このような失敗をしないための対策は、できれば国内の商標登録の段階から、外国での商標登録に強い弁理士に頼むことです。

その上で、国内の商標登録をするときに、弁理士に、「将来は外国での商標登録も見据えている」ことを伝えましょう。

そもそも、不使用取消審判という制度自体、一般の方は、ほとんどご存知ないかと思いますので、簡単に説明します。

不使用取消審判という制度は、商標登録したはいいけれど、その後3年以上その商標を使っていない状態でいた場合、その商標登録を取り消すことができるという制度です。

これは、自動的に取り消されるわけではなくて、ほとんどの場合は、その商標を使いたいという他人が、「不使用取消審判請求」という請求をすることにより、取り消されます。

これはどのようなときに起きるかというと、最も多いのは、指定商品役務を広く指定していた場合です。

例えば、教育に関する事業をされている方が、41類の「知識の教授」に加えて、将来、アプリを作るかもしれないからと、第9類のアプリケーションソフトウェアも指定したけれども、登録から3年以内には、アプリを作る目処は立たなかった場合です。

次に多いのは、実際に使うのとは異なる商標で登録してしまった場合です。

例えば、実際には「アイリンク国際特許商標事務所」として使うにも関わらず、「アイリンク」だけで商標登録したような場合ですね。

あとは、ロゴマークで商標登録したけれど、ロゴマークのデザインが後に変更になった場合などがあります。

このような失敗が起きないようにする対策は、商標登録したのと完全に同一な商標を、ちょっとでも良いから使うようにするということです。

現実的におすすめな方法としては、どこか一箇所ウェブサイト上のあまり目立たない位置に掲載しておくことかなと思います。

そうすれば、商品のパッケージなどがリニューアルされて変更されたのちも、登録商標を使い続けることができます。

今回解説した10個の失敗を解説している弁理士の記事はほとんどないと思います。

なぜかというと、多くの弁理士は、このような失敗は弁理士の失敗というより、クライアントの方の選択ミスだと思っているためです。

だからこそ、この記事を読まれたみなさんは、自分で商標登録する場合はもちろん、弁理士に依頼する場合であっても、これらのよくある失敗をよく覚えておきましょう。

ぜひ、記事をブックマークするなどして読み返してください。